Il marchio: quando conviene la registrazione

Il marchio consente al consumatore (utente finale) di distinguere i prodotti di un'impresa da quella di un'altra, permettendo all'impresa di posizionarsi sul mercato ed essere immediatamente riconoscibile dai consumatori.

In linea generale, è possibile chiedere la registrazione per determinati prodotti e servizi, suddivisi in classi merceologiche. La tutela sarà limitata agli specifici prodotti e servizi rivendicati ed, eventualmente, a quelle affini. 

Le classi sono determinate convenzionalmente dalla Classificazione di Nizza. In Italia vige la tutela anche del cosiddetto marchio "di fatto" (ossia non registrato), ma è estremamente consigliata la registrazione del marchio affinché sia più facilmente tutelabile contro i terzi contraffattori.

La tutela del marchio "di fatto" infatti, è infatti molto tenue e soprattutto può essere estremamente complesso fornire ai tribunali la prova dell'uso di un marchio non registrato.

La registrazione, pertanto, avviene presso gli uffici competenti a seconda del territorio in cui si intende ottenere protezione. Ad esempio, per il marchio italiano è competente l'UIBM.

La registrazione semplifica notevolmente la tutela del marchio nei fenomeni di contraffazione, sia in ambito doganale sia nei procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria civile e penale. Ciò perché la registrazione permette di ottenere un certificato con una data di deposito e di registrazione certa da utilizzare nei confronti dei contraffattori. In mancanza di questa, come si è detto, dovrà essere fornita la prova documentale da parte dell'azienda di un utilizzo costante e diffuso del proprio marchio, sempre che il paese di interesse riconosca la tutela del marchio di fatto.

La registrazione di un marchio consente al titolare di avere un'esclusiva sul mercato; questo significa che prima della registrazione di un marchio è necessario che lo stesso sia nuovo, ovvero non esistano marchi identici o comunque confondibili con esso.

Per capire se esso è nuovo, è necessario compiere la cosiddetta ricerca di anteriorità, ossia la verifica del marchio registrato stesso nei registri nazionali dei titoli di proprietà intellettuale e sul mercato che riveli precedenti registrazioni da parte di altri soggetti.

La ricerca di anteriorità è svolta da un consulente specializzato in proprietà intellettuale e potrà essere "per identità", oppure "per similitudine",quindi tenendo conto anche di tutti i marchi simili. 

La tutela del marchio registrato contro le varie attività che sfociano nella contraffazione avviene in due modi: in via preventiva mediante il controllo dell'Agenzia delle Dogane: è possibile ottenere il blocco e la distruzione di merci contraffatte che entrano nel nostro Paese; mediante l'Autorità giudiziaria: è possibile inoltre ricorrere al giudice civile per ottenere il sequestro e la descrizione di beni contraffatti, nonché un'ingiunzione al contraffattore di astenersi dal proseguire l'attività illecita, a pena di sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo o per ogni illecito ulteriore.

È possibile richiedere al giudice competente nel giudizio di merito il risarcimento dei danni subiti per via dell'attività contraffattiva.

Non bisogna poi dimenticare che una buona parte dell'attività di contraffazione del marchio a livello globale avviene online, sia con la registrazione di nomi a dominio fasulli sia mediante la vendita di prodotti a marchio contraffatto. 

Per prevenire tali inconvenienti è consigliabile attivare un servizio di sorveglianza online del proprio brand (ormai tutti gli studi legali specializzati in questo settore ne sono dotati). L'attività di sorveglianza viene svolta oggi con strumenti di Intelligenza Artificiale e ciò permette di essere molto più incisivi in termini di costi, ma anche di tempi e intervento.