Il caso Louboutin: la suola rossa come marchio di posizione

Per una delle case di moda più famose al mondo per la produzione di scarpe il colore rosso è diventato il proprio simbolo distintivo e inimitabile.

La strada per l'affermazione del marchio Louboutin non è stata però tutta in discesa, ma molto ripida, a causa delle controversie giudiziarie che l'hanno interessata. La famosa casa di moda Louboutin ha combattuto per molti anni per il riconoscimento del proprio colore rossoapplicato sulla suola delle sue creazioni, come marchio d'impresa.

Bisogna chiarire che Christian Louboutin non ha avuto particolari problemi inizialmente nella registrazione del "marchio della suola rossa" negli Stati Uniti. The US Patent and Trademark Office l'ha prontamente protetto sin dal 2008.

Tutto inizia a complicarsi quando Yves Saint Laurent lancia una linea di scarpe monocromatiche in rosso, provocando l'ira dello stilista francese. Quest'ultimo lo cita per concorrenza sleale e contraffazione, chiedendo un risarcimento altissimo di un milione di dollari e la sospensione della distribuzione dell'intera collezione e non solo delle scarpe con suola rossa.

Yves Saint Laurent allora richiede, in via riconvenzionale, l'annullamento del marchio Louboutin, in quanto puramente "ornamentale" e "funzionale". La maison di moda continua sostenendo che le suole rosse sono un ornamento comune nel design di scarpe fin dai tempi di Luigi XIV, nel 1600.   Il Tribunale distrettuale di New York accoglie la sua domanda, affermando che i colori nell'industria della moda hanno un mero carattere ornamentale e non possono essere oggetto di una tutela.

Tuttavia, la Corte d'appello statunitense, non condivide questa opinione, dopo aver effettuato un sondaggio sulla percezione pubblica della suola rossa, i giudici hanno riconosciuto il carattere distintivo del marchio. Tuttavia questa esclusività può essere rivendicata solamente nel caso in cui il colore rosso della suola sia in contrasto con un altro colore della tomaia. In altre parole, se l'intera scarpa è rossa, come quella di Yves Saint Laurent, è permesso l'uso di una suola del medesimo colore. Louboutin ha dunque avuto la meglio, dopo varie battaglie legali che si sono susseguite nel corso degli anni.

Nell'ambito dell'Unione Europea, Christian Louboutin registra il suo primo marchio nel 2000 in Francia e nel 2001 ottiene la protezione internazionale dal WIPO. Davanti all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, tuttavia, la procedura di riconoscimento incontra alcuni ostacoli. Louboutin presenta domanda il 29 gennaio 2010, ma il 20 settembre 2010 questa viene respinta dall'esaminatore dell'EUIPO per mancanza del requisito distintivo.

La Commissione di Ricorso dell'OAMI non è della stessa idea, essa ritiene, invece, ammissibile la domanda di registrazione a livello comunitario. Infatti da un lato riscontra l'esistenza di una stabile e chiara rappresentazione del marchio, dovuta all'utilizzo di uno specifico codice Pantone nella domanda di registrazione, dall'altro lato riconosce la capacità distintiva del colore rosso, applicato sulle suole dei tacchi a spillo. In effetti, come ribadito dalla Commissione di Ricorso, il carattere distintivo di un segno deve essere valutato rispetto ai prodotti per i quali si chiede venga registrato ed in rapporto alla percezione del pubblico. Nel caso di Laboutin il rosso è applicato ad una specifica parte di un determinato prodotto (ossia la suola). Inoltre le scarpe con suola rossa propria dello stilista si differenziano da quelle con suola monocromatica, nera o beige, di uso abituale nel mercato europeo. Per questo l'Ufficio esaminatore ritiene il carattere distintivo conseguito dal marchio, provato anche a seguito della corposa documentazione fornita dallo stilista, costituita da ricerche di mercato e vari articoli. 

Successivamente, la famosa sentenza c-163/16 stabilisce che la tutela della suola rossa marchio Louboutin non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto, elemento che di solito non viene protetto dalla legge sui marchi dell'UE, in quanto la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione.

Un marchio non può essere considerato come costituito solo da una forma, quando l'elemento principale è un colore specifico designato da un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale (Pantone 18 1663TP). Dunque un marchio come quello di Louboutin dovrà configurarsi come marchio detto di ''posizione'' e non di ''forma''.

Per "marchio di posizione" si intende quel segno distintivo costituito da una parola, un motivo grafico, oppure una figura tridimensionale per i quali viene richiesta la registrazione in una posizione specifica e ben definita su di un determinato prodotto in modo da contraddistinguerlo da altri, evitando confusione. Il concetto di marchio di posizione è stato coniato in Europa dalla dottrina tedesca, che lo ha descritto come "un modo specifico di collocare un segno su un prodotto". Tale tipologia di segno protegge proprio una caratteristica applicata a un dato prodotto in una determinata posizione. La legge prevede che il marchio di posizione debba essere rappresentato attraverso una riproduzione che ne individui adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti mentre gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione devono essere esclusi visivamente mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione può essere accompagnata anche da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti. Questo significa che per un marchio come Louboutin l'ubicazione specifica sul prodotto è un elemento imprescindibile. 

Bisogna però sottolineare che questo legame segno-prodotto crea molte criticità nella valutazione della registrabilità. Infatti, nell'analizzare la domanda, l'Esaminatore dovrà valutare non solo, come per tutti gli altri marchi, il requisito assoluto della capacità distintiva, ossia il fatto che il consumatore riconduca il segno ad una determinata azienda, ma anche se il pubblico sarà in grado di identificare il segno in maniera indipendente dal normale aspetto del prodotto in sé.

Attenzione però, il consumatore (l'utente finale) potrebbe così non percepire il segno di posizione come marchio d'impresa, ma come dettaglio estetico o elemento decorativo del prodotto e, in questo caso, la possibilità di registrare il segno di posizione come marchio d'impresa, verrebbe meno.