SC compone "guerra dei marchi": "Nullità non rilevabile da giudice d´ufficio"

Nella questione sottoposta all´attenzione della Corte di Cassazione, i ricorrenti avevano proposto un´azione di accertamento negativo della contraffazione del marchio di cui erano titolari. Tale azione era stata promossa nei confronti di tre società titolari di altro marchio. Queste, costituitesi, in giudizio, a loro volta, avevano chiesto, in via riconvenzionale, la nullità del marchio in questione in quanto interferente con il proprio e l´inibizione del relativo uso. In primo grado, la domanda dei ricorrenti veniva rigettata e questi ultimi, proposto appello, per la prima volta chiedevano la nullità del marchio di cui erano titolari le convenute; nullità questa, a loro dire, rilevabile anche d´ufficio. Il caso giungeva in Cassazione.

I Giudici di legittimità, innanzitutto, affermano che il marchio di impresa è un bene giuridico e la questione della sua validità non attiene al bene giuridico in sé, ma alle fattispecie che lo riguardano. Tali fattispecie sono: 1) quella brevettuale, costituita dal procedimento creativo del marchio; 2) quella costitutiva, inerente il procedimento di registrazione del marchio; 3) quella traslativa, relativa al trasferimento del marchio unitamente all´azienda o al ramo d´azienda. Orbene, il problema della validità e quindi della nullità del marchio attiene proprio a queste fattispecie ed in modo particolare alla fattispecie costitutiva. Infatti, quando si parla di invalidità del marchio, si intende il venir meno degli effetti della sua registrazione, dopo che la nullità è stata dichiarata.

Le ipotesi di nullità del marchio previste dal codice di proprietà industriale sono: i) l´illiceità, se il marchio risulta composto da segni contrari alla legge, all´ordine pubblico o al buon costume; ii) la mancanza di capacità distintiva, se il marchio non è in grado di contraddistinguere un prodotto o un servizio; iii) la mancanza dei requisiti della novità; iv) la registrazione effettuata a nome di persona diversa dall´avente diritto.

L´art. 122 c.p.i., comma 1, prevede esplicitamente che i soggetti legittimati a promuovere l´azione di nullità sono tutti coloro che vi abbiano interesse e il pubblico ministero. Quando, invece, "l´azione è diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l´uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall´avente diritto" (art. 122 c.p.i., comma 2). Da quanto sin qui detto appare evidente che ci troviamo di fronte a due tipi di nullità: quella assoluta (art. 122, c.p.i., comma 1) e quella relativa (art. 122, c.p.i., comma 2), con ciò non intendendo che nel caso di nullità assoluta, questa risulti rilevabile anche d´ufficio dal momento che la predetta distinzione attiene solo alla legittimazione attiva a far valere la nullità: nella prima ipotesi diffusa ed attribuita anche al pubblico ministero, nella seconda limitata al titolare del diritto anteriore.

Tornando al caso di specie, la Suprema Corte, partendo proprio da questo quadro legislativo, motiva il suo iter logico-giuridico diretto ad escludere il potere d´ufficio del giudice, sulla base di due ordini di ragione 1) quando il legislatore ha ritenuto una nullità rilevabile d´ufficio, in altre discipline, l´ha espressamente prevista, mentre nel caso in esame tale previsione non sussiste; 2) l´orientamento costante della giurisprudenza ha sostenuto sempre che l´esistenza di un marchio registrato è assistita dalla presunzione di legittimità, con l´ovvia conseguenza che la pretesa nullità di tale marchio implica l´allegazione di prove concrete (Cass. 7 maggio 1983, n. 3109, Cass. 2024/82; Cass. 3371/80).

Tutto ciò comporta che il giudice non ha alcun potere di rilievo d´ufficio, tutt´al più, nell´ambito delle sue funzioni a tutela degli interessi generali, ha la facoltà di segnalazione al pubblico ministero. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dai ricorrenti.

Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito

l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari. Ha già pubblicato su questo sito i seguenti articoli: "Associazione pesca sportiva, SC chiarisce quando ha legittimazione attiva in giudizi a tutela ambiente", http://www.avvocatirandogurrieri.it/Associazione-di-pesca-sportiva-il-no-della-Cassazione-alla-legittimazione-attiva-nei-giudizi.htm;